Marchi. Il carattere distintivo di un marchio può essere acquisito con l’uso dello stesso – Corte di giustizia delle Comunità europee, Sezione II, Sentenza 07/072005
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Il carattere distintivo di un marchio
contemplato dall’art. 3, n. 3, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre
1988, 89/104/CEE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi di impresa puo’ essere acquisito a seguito dell’uso di tale
marchio come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo.
Corte di
giustizia delle Comunità europee, Sezione II, Sentenza 07/072005
Nella causa C 353/03, avente ad oggetto una
domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, proposta dalla
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione
25 luglio 2003, pervenuta alla Corte il 18 giugno 2003, nel procedimento tra
Sociètè des produits Nestlè SA c. Mars UK Ltd
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R.
Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e G. Arestis,
giudici,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3,
n. 3, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di
impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la “direttiva”), e dell’art. 7, n.
3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il “regolamento”).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sociètè
des produits Nestlè SA (in prosieguo: la “Nestlè”) e la Mars UK Ltd (in
prosieguo: la “Mars”) a proposito della domanda della Nestlè di registrare come
marchio una parte di uno slogan costituente un marchio registrato, di cui la
detta società è già titolare.
Contesto normativo
3 Ai sensi dell’art. 2 della direttiva “possono costituire marchi di impresa
tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le
parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma
del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti
a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.
4 L’art. 3 della direttiva, intitolato “Impedimenti alla registrazione o motivi
di nullità”, è cosi’ formulato:
“l. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere
dichiarati nulli:
( )
b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
( )
3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato,
non puo’ essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lett. b), c), o d),
se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato
fatto esso ha acquisito un carattere distintivo ( ).
5 L’art. 4 nonchè l’art. 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento sono redatti
in termini sostanzialmente identici a quelli di cui, rispettivamente, agli artt.
2 e 3, n. 1, lett. b), e n. 3 della direttiva.
Causa principale e questione pregiudiziale
6 Lo slogan “HAVE A BREAK HAVE A KIT KAT” (concedetevi una pausa concedetevi
un Kit Kat) come pure il nome “KIT KAT” sono marchi registrati nel Regno Unito
nella classe 30 come figurante nell’Accordo di Nizza sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, del
15 giugno 1957, nella sua versione modificata e rivista, cioè, per prodotti a
base di cioccolato, confetteria, caramelle e biscotti.
7 Il 28 marzo 1995 la Nestlè, titolare di questi due marchi, chiedeva la
registrazione nel Regno Unito del marchio HAVE A BREAK nella classe 30.
8 Tale domanda ha costituito oggetto di opposizione da parte della Mars, la
quale, in particolare, ha invocato l’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva.
9 Il 31 maggio 2002 l’opposizione veniva accolta sulla base di tale disposizione
e la domanda di registrazione veniva respinta.
10 La Nestlè proponeva dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division, un ricorso che veniva respinto con decisione 2 dicembre 2002.
11 Avverso tale decisione la Nestlè interponeva appello dinanzi alla Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division).
12 Tale giudice ritiene, con riferimento agli elementi della controversia
dinanzi ad esso pendente, che la frase “HAVE A BREAK” sia priva di carattere
distintivo intrinseco e che, di conseguenza, le disposizioni dell’art. 3, n. 1,
lett. b), della direttiva ne escludano, in linea di principio, la registrazione
come marchio.
13 Ritiene che la registrazione possa intervenire solo sulla base dell’art. 3,
n. 3, della direttiva, fornendo la prova del carattere distintivo acquisito con
l’uso.
14 Esso rileva che la domanda di registrazione è stata respinta perchè la
frase “HAVE A BREAK” è stata utilizzata essenzialmente come parte del marchio
registrato HAVE A BREAK HAVE A KIT KAT, e non proprio come marchio autonomo.
15 Fa presente che, secondo la Nestlè, tale concezione potrebbe avere gravi
conseguenze nei confronti degli operatori che vogliono registrare marchi che
includono forme, dal momento che siffatti marchi sono raramente utilizzati da
soli.
16 Esso sostiene che una frase simile a uno slogan associata a un marchio puo’,
a forza di essere ripetuta nel tempo, creare un’impressione distinta e
indipendente e acquisire quindi carattere distintivo con l’uso.
17 Cio’ considerato, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
“Se il carattere distintivo di un marchio di cui all’art. 3, n. 3, della
[direttiva] e all’art. 7, n. 3, del [regolamento] possa essere acquisito a
seguito o in conseguenza dell’uso di tale marchio come parte di un altro marchio
o in combinazione con quest’ultimo”.
Sulla questione pregiudiziale
18 Alla luce delle indicazioni contenute nella decisione di rinvio, la questione
sollevata deve essere intesa come diretta unicamente all’interpretazione della
direttiva, poichè il regolamento non è applicabile ai fatti di cui alla causa
principale.
19 Con la questione sollevata il giudice a quo vuole in sostanza sapere se il
carattere distintivo di un marchio di cui all’art. 3, n. 3, della direttiva
possa essere acquisito in conseguenza dell’uso di tale marchio come parte di un
marchio registrato o in combinazione con questo.
20 La Nestlè e il governo irlandese considerano che il carattere distintivo di
un marchio puo’, in forza dell’art. 3, n. 3, della direttiva, essere acquisito a
seguito dell’uso di tale marchio come parte di un altro marchio o in
combinazione con questo.
21 La Mars, il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono che il marchio
non possa acquisire carattere distintivo unicamente a seguito dell’uso come
parte di un marchio composto. La Mars e la Commissione ammettono, per contro,
che il marchio puo’ acquisire un carattere distintivo a seguito dell’uso in
combinazione con un altro marchio. Il governo del Regno Unito afferma che il
carattere distintivo puo’ essere egualmente acquisito dall’uso del marchio come
elemento fisico.
22 Si deve a questo proposito ricordare che, alla luce dell’art. 2 della
direttiva, un marchio presenta carattere distintivo quando è adatto a
distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
23 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva un marchio è escluso
dalla registrazione o se registrato puo’ essere dichiarato nullo quando è privo
di carattere distintivo.
24 Cionondimeno l’art. 3, n. 3, della direttiva esclude l’applicazione di
quest’ultima disposizione se, prima della data di domanda di registrazione e a
seguito dell’uso che del marchio è stato fatto, questo ha acquisito un
carattere distintivo.
25 Il carattere distintivo, sia esso intrinseco ovvero acquisito con l’uso, deve
essere valutato con riferimento, da un lato, ai prodotti o servizi per i quali
viene chiesta la registrazione del marchio e, dall’altro, prendendo in
considerazione l’aspettativa presunta di un consumatore medio della categoria di
prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento
e avveduto (sentenza 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips, Racc. pag. I‑5475,
punti 59 e 63).
26 Per quanto riguarda l’acquisizione del carattere distintivo con l’uso,
l’identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o del
servizio come proveniente da un’impresa determinata deve essere effettuata
grazie all’uso del marchio in quanto marchio (sentenza Philips, cit., punto 64).
27 Quest’ultima condizione, dibattuta nella causa principale, non implica
necessariamente, per essere soddisfatta, che il marchio di cui viene chiesta la
registrazione abbia costituito oggetto di un uso autonomo.
28 Infatti, l’art. 3, n. 3, della direttiva non contiene restrizioni in tal
senso, in quanto contempla solamente “l’uso ( ) che è stato fatto” del marchio.
29 L’espressione “l’uso del marchio in quanto marchio” deve pertanto essere
intesa come riferentesi esclusivamente ad un uso del marchio finalizzato
all’identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o del
servizio come proveniente da una determinata impresa.
30 Orbene, una siffatta identificazione, e pertanto l’acquisizione di un
carattere distintivo, puo’ risultare sia dall’uso, in quanto parte di un marchio
registrato, di un elemento di questo, come pure dall’uso di un marchio distinto
in combinazione con un marchio registrato. In ambedue i casi è sufficiente che,
in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente
il prodotto o il servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la
registrazione come proveniente da una determinata impresa.
31 Si deve ricordare che gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è
divenuto adatto a distinguere il prodotto o il servizio di cui trattasi debbono
essere valutati globalmente e che, nell’ambito di tale valutazione, possono
essere presi in considerazione, tra l’altro, la quota di mercato detenuta dal
marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale
marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo,
la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il
prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa nonchè le
dichiarazioni delle camere di commercio e dell’industria o di altre associazioni
professionali (sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97,
Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I‑2779, punti 49 e 51).
32 Concludendo, la questione pregiudiziale sollevata va risolta nel senso che il
carattere distintivo di un marchio di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva puo’
essere acquisito a seguito dell’uso di tale marchio come parte di un marchio
registrato o in combinazione con questo.
Sulle spese
33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Il carattere distintivo di un marchio di cui all’art. 3, n. 3, della prima
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, puo’ essere
acquisito a seguito dell’uso di tale marchio come parte di un marchio registrato
o in combinazione con questo.
